O que é marca notória?

Por Roberto Bortman

Advogado em São Paulo

Pós-graduado em direito da economia e da empresa

Pós-graduado em direito tributário

No âmbito da proteção das marcas registradas no Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, as marcas notórias são as que têm proteção assegurada em todas as classes, impedindo o registro de outras que visem beneficiar-se do prestígio e do renome alcançado por determinada marca.

Assim sendo as marcas notórias gozam de proteção especial e o registro da marca que reproduziu ou imitou uma marca notória, pode ser anulada pelos tribunais.

Nesse sentido, tem decidido os tribunais brasileiros, veja-se a seguir a decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Rio de Janeiro e Espírito Santo):

APELAÇÃO CIVEL AC 160480 98.02.02526-7 (TRF2)

ADMINISTRATIVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA NOTÓRIA. PROTEÇÃO. – A marca notória ou de alto renome tem proteção assegurada em todas as classes, impedindo o registro de outras que visem beneficiar-se do prestígio e do renome por aquela alcançada. Inteligência do art. 67 da Lei 5.772/71. – Mantido o indeferimento, pelo INPI, de marcas figurativas com desenhos de pingüins, que poderiam confundir os consumidores da Antarctica, exceto quanto ao procedimento de nº 816.515.212, de traço suficientemente distinto da marca notória, formada por dois pingüins, um olhando para o outro, dentro de uma figura geométrica de forma oval. – Apelação parcialmente provida.

Fonte: Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

A reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, que possa ser suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos com uma marca notória, potencializado pela verificação de identidade entre as atividades desenvolvidas pelas empresas, capazes de gerar confusão para terceiros e especialmente induzindo os consumidores à engano, tais fatos obstam, portanto o deferimento do registro no INPI ou o torna passível de anulação, caso tenha sido efetuado.

Nesse sentido, tem decidido a jurisprudência de nossos Tribunais, vejam a seguir a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região –Rio Grande do Sul.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 2004.71.00.041413-8/RS

RELATORA: Des. Federal MARGA INGE BARTH TESSLER

APELANTE: INVESTIPAR INCORPORACOES E INVESTIMENTOS LTDA/ e outro

ADVOGADO: Frank Giuliani Kras Borges e outros

: Carlos Duarte Junior

: Mark Giuliani Kras Borges

APELADO: OPTICA CONFIANCA LTDA/ e outro

ADVOGADO: Março Antonio Miranda Guimarães

INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI

ADVOGADO: Procuradoria-Regional Federal da 4ª Região

EMENTA

REGISTRO DE MARCAS. NÃO OCORRÊNCIA DE CADUCIDADE. REGISTRO CONCEDIDO COM VIOLAÇÃO AO ART. 124, V E XXIII, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. SEMELHANÇA ENTRE MARCAS SUSCETÍVEL DE CAUSAR CONFUSÃO JUNTO AO PÚBLICO. RECONHECIMENTO EXPRESSO DE QUE A MARCA DAS AUTORAS SERVIU DE INSPIRAÇÃO AO AUTOR DO PEDIDO DE REGISTRO IMPUGNADO.

1. A caducidade das marcas sobre as quais se controverte nos autos não se verificou. Ainda que se entenda diferente, a interrupção do uso de marca não tem um caráter inexorável, uma vez que o § 1º do art. 143 da Lei nº 9.279/96 permite a justificação do desuso. Ademais, caberia aos apelantes deduzir tal pretensão perante a autoridade administrativa competente.

2. O art. 124-V da Lei 9.279/96 estabelece que não é registrável como marca “reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos”. Existe com certeza confusão entre a marca registrada em favor do réu (“Masson”) e o título de estabelecimento e nome da empresa da autora (“Casa Masson”).

3. A arrematação pela autora do nome comercial “Casa Masson” se deu de forma regular e legítima, conforme foi comunicado ao INPI em 15/09/99, prevalecendo e impedindo o registro da marca que fosse suscetível de causar confusão ou associação.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, negar provimento ao apelo, nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 10 de março de 2010.

Desª. Federal MARGA INGE BARTH TESSLER

Relatora.”

Fonte: Tribunal Regional Federal da 4ª Região

Assim, o empresário ao criar uma marca, deve tomar todo o cuidado necessário, verificando com a necessária precedência se existe alguma marca anteriormente registrada no INPI, seja mista ou não, certificando-se de que eventualmente não está reproduzindo ou imitando uma marca notória, isto porque, tal reprodução ou imitação é vedada, levando ao decreto de indeferimento de registro pelo INPI e se eventualmente deferido o registro à sua anulação, acarretando prejuízos para o violador, tais como a perda dos valores investidos na criação da marca e a obrigação de indenizar a empresa prejudicada.

fonte

http://www.administradores.com.br/artigos/economia-e-financas/o-que-e-marca-notoria/46136/