Anterioridade de nome empresarial não é suficiente para anular marca registrada

Decisão é da 3ª turma do STJ, que rejeitou recurso de empresa catarinense que buscava impedir empresa paulista de usar marca com nome igual ao seu.

A anterioridade de nome empresarial, por si só, não é o suficiente para justificar a anulação de registro de marca. O entendimento é da 3ª turma do STJ, que rejeitou recurso interposto por uma empresa de chocolates de Santa Catarina que buscava o impedimento do uso de nome igual ao seu por parte de uma empresa do setor de carnes e laticínios de São Paulo.

De acordo com os autos, a empresa catarinense foi fundada em 1995 sob o nome “Chocolates Franz Indústria e Comércio LTDA. – ME”. No ano seguinte, 1996, a empresa “JFC Franz Alimentos LTDA.” foi fundada, registrando o nome “Franz alimentos” como nome de mercado. O registro de marca foi concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Intelectual – INPI em 2007.

Ao tomar ciência do uso do nome “Franz” por parte da marca, a empresa de Santa Catarina entrou na Justiça para pedir a anulação da marca registrada de São Paulo. Em sua defesa, a companhia de chocolates alegou que a empresa paulista não tinha o direito de utilizar o nome em razão do direito de precedência do registro.

Ao julgar o caso, o juízo da 25ª vara Federal do RJ julgou o pedido improcedente, considerando que apenas o critério cronológico é insuficiente para a anulação do registro, e que a questão deveria ser examinada sob a ótica do critério de territorialidade, já que as partes estão sediadas em estados distintos.

Já o TRF da 2ª região negou recurso da recorrente e manteve a sentença, tomando por base os mesmos fundamentos que o juízo da 1ª instância.

Em recurso da empresa ao STJ, a 3ª turma manifestou o entendimento de que a anterioridade de nome empresarial só pode impedir o uso ou o registro de marca idêntica ou semelhante se as marcas estiverem no mesmo âmbito geográfico de exploração de atividades ou se o nome anterior tiver sido estendido para todo o território nacional.

Ao considerar que ambas as empresas foram constituídas perante as juntas comerciais de seus Estados e que nenhuma estendeu a proteção de seu nome empresarial ao âmbito nacional, o colegiado negou provimento ao recurso da companhia catarinense.

A turma também concluiu que “não houve má-fé, deslealdade concorrencial ou aproveitamento parasitário de quaisquer das partes”.

No acórdão, a relatora, ministra Nancy Andrighi, ressaltou que o entendimento manifestado pela empresa de Santa Catarina está de acordo com a antiga interpretação do STJ. Porém, o entendimento não é mais aplicado pela Corte.

“Embora ambas as partes atuem no segmento alimentício, consta ainda do acórdão recorrido que a recorrente atua especificamente no segmento de chocolates, doces e afins, ao passo que a recorrida atua somente no segmento de carnes, derivados e comércio de mercadorias, aplicando-se, portanto, o princípio da especialidade das marcas, segundo o qual marcas idênticas ou semelhantes podem coexistir, desde que identifiquem produtos suficientemente distintos e insuscetíveis de provocar confusão ou associação.”

 

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http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI269047,11049-Anterioridade+de+nome+empresarial+por+si+so+nao+e+suficiente+para

Da imprescindibilidade de anuência do INPI para homologação de acordo formulado entre autor e réu nas ações de nulidade de marcas, patentes e desenhos industriais

1 INTRODUÇÃO

Não é preciso conhecimento específico para saber das conseqüências danosas que um registro de marca equivocado pode trazer. Nas gôndolas de um supermercado ou nas prateleiras das grandes lojas, qualquer alteração no sinal identificador do produto que seja suscetível de associação com outra marca de prestígio pode levar o consumidor ao engano. O titular da marca ilegalmente reproduzida, por sua vez, vê seus investimentos em criação, publicidade e qualidade revertidos àquele que, sem custos, toma-lhe de assalto a notoriedade e insere-se no mercado em condições vantajosas de competitividade.

Com as patentes não é diferente. O processo de criação de invenções, entendido como avanço na tecnologia disponível, requer vultosas quantias para possibilitar a pesquisa de ponta e a manutenção do status competitivo no mundo globalizado, o que contribui para o constante desenvolvimento científico, econômico e tecnológico. De outro lado, existem os que preferem o modo mais fácil, utilizando processo ou reproduzindo produto objeto de patente, burlando a proteção conferida e cortando caminho tão trabalhoso e importante ao progresso da humanidade.

Imagine-se, então, se essas violações contassem com a chancela do Estado; se este conferisse ao falsificador atestado de lisura, atribuindo-lhe os mesmos direitos do legítimo titular, espécie de licença para a prática de transgressões e imposição de exclusividades para censurar atividades lícitas, com prejuízo às relações de consumo, às práticas comerciais e, de modo geral, ao desenvolvimento do País.

Soa estranho, mas é justamente o que ocorre quando o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, autarquia federal responsável pela concessão dos títulos de propriedade industrial, defere um pedido de marca que reproduz outra indevidamente ou de patente sem novidade ou atividade inventiva. Apesar da inegável capacidade técnica dos examinadores do ente estatal, a complexidade e quantidade dos casos, aliadas a requisitos legais de cláusulas abertas e múltiplas interpretações, ensejam equívocos na outorga de direitos.[1]

Por isso, a legislação, levando em conta os consideráveis riscos inerentes ao exame de requisitos de cognição limitada, como a novidade absoluta para as patentes, a concessão automática para os desenhos industriais e o conhecimento evidente no ramo de atividade para as marcas, prevê um sistema específico de impugnação, administrativo e judicial, para coibir e declarar nulos aqueles registros ou patentes que escapam às condições fixadas em lei. Dentre suas características particulares, está a possibilidade de o próprio INPI declarar a nulidade administrativamente ou propor ação judicial para fazê-lo.

Na imensa maioria dos casos, todavia, quem ajuíza a ação é o particular prejudicado com a patente ou o registro de marca ou desenho industrial. Nesse caso, a Lei da Propriedade Industrial – LPI impõe a obrigatória intervenção do INPI, cuja posição processual, segundo entendimento jurisprudencial majoritário, passa a ser a de assistente[2] da parte à qual reconheça razão.

Diante desse quadro, uma vez proposta a demanda pelo interessado, naturalmente o réu titular do bem atacado deverá ser citado e tem sessenta dias para apresentar resposta, aspecto inovador da lei. Em alguns casos, o requerido, em vez de contestar o pedido, verifica, de imediato, a procedência dos fundamentos alegados e, sem informar o fato ao juízo, procura diretamente o requerente e lhe propõe um acordo que possibilite encerrar a ação, a fim de que permaneça incólume sua patente, marca ou desenho industrial.

Nesse ínterim, o INPI recebe intimação para intervir no feito e, após ouvir suas diretorias técnicas, ingressa no processo e traz seu arrazoado, acompanhado, geralmente, de documentação técnica. Por vezes, defende a legalidade do bem que concedeu; noutras, rende-se aos argumentos do autor, requerendo, igualmente, a nulidade.

Se as partes autora e ré apresentam acordo para por fim à ação e a autarquia entender adequados à lei a patente ou o registro, não há maiores conseqüências. Se ninguém impugna sua legalidade, o bem deve continuar irradiando seus efeitos jurídicos protetivos. De outro lado, se o INPI identifica afronta aos requisitos de concessão, mas autor e réu chegam a um consenso para desistência da ação e permanência da patente ou do registro, surge a dúvida: pode a autarquia, que já analisou e concedeu o direito, opor-se à transação e pugnar pelo prosseguimento do processo de nulidade, na condição de mero interveniente?

Eis o problema para o qual este artigo busca encontrar resposta, com o exame da legislação, da qualidade processual do INPI e de estudo de caso concreto. O tema é objeto de preocupação no direito comparado[3] e foi vislumbrado pelas primeiras leis brasileiras de propriedade industrial, ainda no final do Século XIX e início do XX, embora tenha sido completamente abandonado a partir da edição do Código da Propriedade Industrial, de 1971, do novo Código de ProcessoCivil – CPC, de 1973, e da Lei da Propriedade Industrial, de 1996. Retomar-lhe a discussão ganha relevância com o aumento no volume de depósito e concessões de marcas e patentes e, por decorrência, do número de ações de nulidade, fruto da expansão da economia brasileira e do fluxo crescente de relações comerciais em âmbito mundial. Justificam-no a necessidade de conferir segurança ao incentivo e à justa retribuição dos investimentos em consolidação de marcas, pesquisa e tecnologia, submetendo a propriedade industrial aos interesses da sociedade e do País.

Continua…

Dano por uso ilegal de marca é fixado pela Lei de Propriedade Intelectual

No caso de uso ilegal de marca, o valor da indenização por danos materiais deve ser fixado de acordo com os critérios da Lei de Propriedade Intelectual (Lei 9.279/96), e não conforme a Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

A decisão é da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou recurso da Confederação Brasileira de Futebol contra acórdão que condenou três empresas que comercializavam camisetas e blusas com emblema da CBF sem autorização.

A sentença, confirmada no acórdão de apelação, condenou as empresas a encerrar o comércio dos produtos e pagar danos materiais, a serem fixados em fase de execução, além de dano moral no valor de R$ 10 mil.

No recurso ao STJ, a CBF alegou que o dever de indenizar não poderia ser limitado à quantidade de produtos apreendidos nos estabelecimentos das empresas. Para a confederação, deveria ser aplicado, por analogia, o critério estabelecido pelo artigo 103 da Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98), que prevê o pagamento do valor equivalente a três mil exemplares, além dos apreendidos.

A relatora, ministra Nancy Andrighi, negou a aplicação da Lei 9.610 ao caso. Segundo ela, infringência a direito de marca não guarda qualquer relação com eventual violação de direito autoral, cuja proteção é assegurada pela referida norma.

“O ilícito cometido pelas recorridas é disciplinado pela Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), diploma legal específico que rege as relações envolvendo registros de marcas, patentes, modelos de utilidade e desenhos industriais e que objetiva coibir, sobretudo, a concorrência desleal”, explicou a ministra.

Segundo Nancy, além de a própria Lei 9.279 fornecer os critérios a serem adotados para a quantificação dos danos decorrentes da venda ilegal, não há semelhança relevante entre o uso ilegal de marca e a violação de direitos autorais, condição necessária para uso da analogia.

“Nas hipóteses de violação a direito autoral, a indenização equivalente ao preço de três mil exemplares é devida quando não houver informações sobre a extensão da edição fraudulenta. Isso porque o parágrafo único do artigo 56 da Lei de Direitos Autorais dispõe que, no silêncio do contrato, considera-se que cada edição possui esse número de exemplares”, esclareceu a ministra. Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ.

fonte

http://www.conjur.com.br/2017-mai-25/dano-uso-marca-fixado-lei-propriedade-intelectual

 

Regime Internacional de Propriedade Intelectual: Imposição normativa estadunidense através das Cláusulas TRIPS-PLUS

Autores: Henrique Zeferino Menezes, Luciana Correia Borges e Pedro Henrique Mota de Carvalho

*O presente artigo foi publicado anteriormente na Revista de Estudos Internacionais (REI), ISSN 2236-4811, Vol. 6 (1), 2015

 

Introdução

O objetivo deste artigo é analisar uma dimensão dos impactos produzidos pela recente estratégia estadunidense para adoção de regras internacionais para proteção à propriedade Revista de Estudos Internacionais (REI), ISSN 2236-4811, Vol. 6 (1), 2015 70 intelectual (PI), especialmente aquelas constituídas a partir da celebração de acordos preferenciais de comércio contendo capítulos específicos sobre a matéria. Efetivamente, busca-se discutir os efeitos que a estratégia de negociação de acordos preferenciais impõe sobre o regime multilateral de PI, assim como os impactos produzidos sobre a capacidade dos países signatários desses acordos fazerem uso das flexibilidades existentes nas regras multilaterais.

Ao longo das três últimas décadas houve uma grande proliferação de acordos internacionais voltados a regular a proteção à PI, negociados em instâncias multilaterais e preferenciais – acordos bilaterais, regionais e plurilaterais. Nesse cenário, os Estados Unidos são, indubitavelmente, os maiores interessados na conformação de normas que resguardem a propriedade privada sobre os intangíveis de seus cidadãos e empresas, além de serem, efetivamente, o principal ator no processo de negociação de acordos internacionais que ampliem e fortaleçam as regulações sobre a matéria. Desde os anos 1980, os EUA carregam uma importante agenda maximalista em PI, que se manifesta internacionalmente com a negociação e a proliferação de normas e compromissos internacionais. Saliente-se que o termo aqui empregado deriva da análise e da terminologia adotada por Halbert (2011), politics of IP maximalism e da perspectiva utilizada por Susan Sell (2011). Em linhas gerais, essa agenda engloba um conjunto de processos políticos para transformar leis e instituições do sistema de proteção estadunidense, além de estruturar uma estratégia política internacional para negociação de compromissos e normas de proteção à PI mais privatizantes.

De forma geral, a construção de um aparato normativo para regular e garantir a proteção privada sobre o conhecimento impõe limitações e constrangimentos legais a países e empresas no uso de tecnologias protegidas, assim como impacta a organização e a implementação de estratégias e políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico e social por parte de países em desenvolvimento, especialmente aqueles em processo de catch up. As controversas políticas acerca dos rumos da organização do regime internacional de PI são inúmeras e perpassam, como fio condutor, os impactos da pulverização de normas sobre a matéria nas trajetórias de desenvolvimento dos países, além dos efeitos que impõem à própria estrutura do regime multilateral.

Assim, apresentar-se-á uma discussão acerca da atuação dos EUA e do papel desempenhado por esse país na promoção de um aparato normativo internacional de garantia de proteção à PI, observando, de forma mais detida, a negociação de acordos e compromissos por vias distintas das multilaterais, e os impactos dessa estratégia. Para Revista de Estudos Internacionais (REI), ISSN 2236-4811, Vol. 6 (1), 2015 71 tanto, será necessário, inicialmente, trazer à discussão elementos introdutórios acerca da conformação do regime internacional de proteção à PI, especialmente, os compromissos multilaterais assumidos com a adoção do Trade-related Aspects of Intellectual Property (TRIPS), como resultado da Rodada Uruguai do GATT (1986-1994). Na sequência, apresentar-se-á uma análise sobre as disposições normativas presentes nos acordos preferenciais negociados pelos EUA com um conjunto variado de parceiros, assim como a própria estratégia do país para avançar com a negociação em PI em instâncias preferenciais. A partir daí, buscar-se-á efetivamente apresentar os impactos que estes acordos e normativas podem representar para os países signatários, especialmente na utilização das flexibilidades dispostas no TRIPS, assim como os impactos eventualmente produzidos pela pulverização de normas de propriedade intelectual sobre a configuração do regime multilateral.

1. Regime Internacional de Propriedade Intelectual e a estratégia maximalista A discussão proposta neste primeiro tópico perpassa três questões fundamentais para uma compreensão mais detida dos efeitos da agenda estadunidense sobre o regime internacional de PI. Primeiramente, a apresentação de um debate da economia política, que tem como cerne a relação entre a proteção à PI e o desenvolvimento econômico e social. Em seguida, uma discussão sobre os processos políticos de construção do regime multilateral de PI, abordando as implicações da harmonização dessas regras com a adoção do TRIPS. Esses elementos são fundamentais para uma leitura analítica da agenda maximalista corrente dos EUA, que também será abordada nessa seção. Na seção subsequente, tratar-se-á diretamente dos impactos e dos efeitos dessa agenda.

O debate sobre o papel da PI no desenvolvimento econômico passa por um amplo conjunto de temáticas, mas tem como eixo fundamental a controvérsia acerca da concessão de um direito de monopólio temporário sobre o conhecimento como forma de incentivo à inovação tecnológica. Nesse debate, duas vertentes quase antagônicas merecem destaque. De um lado, uma vertente tradicional, próxima da linhagem neo-clássica da economia, que compreende a PI como instrumento efetivo e inerentemente balanceado de estímulo à inovação tecnológica. Essa conclusão se depreende do argumento de que ela seria uma medida imprescindível para garantir a remuneração necessária para os inventores manterem níveis adequados de investimento, que possam, no futuro, beneficiar a sociedade. Ou seja, os direitos de PI funcionariam como mecanismo acessível e eficiente para garantir a apropriabilidade dos frutos da inovação e a exploração comercial de Revista de Estudos Internacionais (REI), ISSN 2236-4811, Vol. 6 (1), 2015 72 criações intelectuais (ALBUQUERQUE, 2006; LEVIN et al, 1987; DOSI, MARENGO, PASQUALI, 2006).

Ainda mais importante para os fins desse artigo é destacar o uso retórico desta visão tradicional em negociações internacionais. Em linhas gerais, os argumentos eram justamente o “combate à pirataria em escala global” e a “apropriabilidade dos frutos da inovação” como forma de estímular a inovação e desenvolvimento em escala global. Nesse sentido, justificar-se-ia o esforço pela harmonização das normas internacionais de proteção à PI e os processos contemporâneos de negociação de acordos TRIPS-plus (SELL, 1998; WATAL, 2001), ou seja, aqueles que avançam normativamente além do padrão mínimo de proteção estabelecido pelo TRIPS, além de, substancialmente, limitarem as flexibilidades existentes no acordo.

A segunda vertente mencionada não apresenta uma posição fundamentalmente contrária aos direitos de PI, mas propõe uma análise crítica acerca da suposta inequívoca ligação entre a concessão desses direitos e o desenvolvimento econômico. Amparada em uma literatura de corte evolucionário, tendo como elementos de sustentação estudos históricos e pesquisas quantitativas, assume como um dos eixos explicativos fundamentais sobre a lógica da concessão de direitos de PI a tese da “curva em U” (DRAHOS, 2006; MASKUS, REICHMAN, 2005). Com efeito, “a curva em U” indica que o grau de proteção à PI responde ao nível de inovação tecnológico em uma economia e não o contrário. Ou seja, países desenvolvidos, já na fronteira tecnológica, tendem a oferecer um nível de proteção mais abrangente, assim como demandar a adequação de seus parceiros comerciais a padrões de proteção elevados. Enquanto países em processo de catch-up dependeriam de ou demandariam sistemas menos rigorosos que permitissem a imitação e o uso de conhecimento como instrumento de construção de capacidades tecnológicas nacionais – ou seja, necessitam de uma legislação mais flexível do que aquelas dos países desenvolvidos. Consequentemente, uma vez que esses países se desenvolvem, passam não somente a inovar de fato, mas também a oferecer uma proteção mais efetiva aos direitos de PI. Chang (2001), em estudo histórico de amplo espectro, demonstra que a realidade da “curva em U” é observada ao longo da trajetória dos países desenvolvidos. As práticas de cópia e engenharia reversa eram corriqueiras, assim como a apropriação de inveções realizadas por estrangeiros.

Como dito, os argumentos dessa vertente não buscam negar o papel de estímulo à inovação que a PI possa ter, mas demonstrar que seu papel é contingencial, variando segundo o estágio específico de desenvolvimento em que os países se encontram. Para Revista de Estudos Internacionais (REI), ISSN 2236-4811, Vol. 6 (1), 2015 73 aqueles em trajetorias de catching-up, uma legislação que priorize a concessão de direitos privados, especialmente de estrangeiros, frente à disseminação do conhecimento, produz impactos negativos na construção de capacidades tecnológicas endógenas, de modo que – e ao contrário do apregoado pela vertente tradicional – seu estágio de desenvolvimento é que determina a extensão da proteção oferecida (JAFFE; LERNER, 2004).

A controvérsia acerca dos efetivos impactos da concessão de direito de monopólio temporário sobre o conhecimento atinge, assim, outro elemento fundamental, a harmonização internacional dos padrões de proteção e seus efeitos em países em níveis de desenvolvimento díspares. O TRIPS, como tratare-se-á a seguir, produziu uma forte harmonização internacional das normas de PI, impondo um grau de uniformidade significativo entre países com níveis de desenvolvimento distintos, em uma abordagem one-size-fits-all que entra em contradição com o próprio histórico da construção dos sistemas nacionais e internacionais de PI (GALLAGHER, 2005).

O TRIPS, negociado ao longo da Rodada Uruguai do GATT (1986-1994), conformou a base do regime internacional de PI, na medida em que estabeleceu um padrão mínimo obrigatório de proteção extensivo a todos os países membros da Organização Mundial do Comércio (OMC). Dentre seus principais elementos constitutivos, o acordo criou um conjunto amplo, uniforme e obrigatório de regras relativas à proteção dos direitos de PI em todas suas manifestações (i.e. basicamente, a proteção de direitos autorais e conexos, marcas, indicações geográficas, desenhos industriais, patentes, topografias de circuitos integrados, além da obrigatoriedade de concessão de algum tipo de proteção, mesmo que sui generis, às novas variedades vegetais), padronizou os sistemas nacionais de concessão desse direito entre os países e harmonizou internacionalmente as modalidades, formas e meios de proteção privada ao conhecimento (WATAL, 2001).

A origem das demandas por um acordo como esse está na interação entre um conjunto de instituições governamentais estadunidenses com grupos de setores privados intensivos em tecnologia desse país. Amparados por mudanças nas leis nacionais que regulavam a proteção da PI durante as décadas de 1970 e 1980, esses atores passaram a advogar maior proteção internacional, por meio da “exportação” dos padrões de proteção constituídos nacionalmente (DOREMUS, 1995). Apesar de retoricamente se justificar a harmonização e o fortalecimento das regras internacionais de PI como forma de produzir maior previsibilidade e estabilidade nas relações econômicas internacionais, especialmente na comercialização de bens intensivos em tecnologia e meios de comercialização digital, nota-se que essa demanda corresponde muito mais à internacionalização da legislação Revista de Estudos Internacionais (REI), ISSN 2236-4811, Vol. 6 (1), 2015 74 estadunidense, privilegiando a proteção aos direitos privados frente à disseminação do conhecimento (SELL, 2003; CORIAT, 2002). Essa lógica de internacionalização dos padrões nacionais de proteção à PI é analisada na literatura internacional, destacando-se Doremus (1995), que construiu, de forma mais substancial, essa narrativa ainda no momento do auge da construção dessa agenda política, além de Sell (2003), que expõe com precisão o papel dos grupos privados estadunidenses, com capacidade de influenciar a agenda do United States Trade Representative (USTR), na conformação da agenda em PI do país nesse período.

Até a adoção do TRIPS, as normas que regulavam a concessão de direitos de PI internacionalmente permitiam maior liberdade aos governos, para projetar as instituições que comporiam os sistemas nacionais de proteção, comportando maior margem de manobra na adequação das legislações nacionais às necessidades específicas e suas características particulares. A Convenção de Paris e a Convenção de Berna, ambas de finais do século XIX, constituíam as bases normativas desse regime e tinham como objetivo a prescrição de normas gerais de conduta aos países signatários, que levavam em consideração os princípios de não-discriminação e tratamento nacional. Ou seja, previam a liberdade dos países ajustarem livremente seus sistemas nacionais de proteção e os obrigavam a assegurar igualdade de tratamento a nacionais e estrangeiros. Importa mencionar que a criação do United International Bureau for the Protection of Intellectual Property (BIRPI), em 1883, e, posteriormente, da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI) consolidaram a estrutura institucional para administração dos tratados mencionados e outros adotados ao longo de mais de um século de história do regime internacional de propriedade intelectual (MAY; SELL, 2006).

O TRIPS, por sua vez, longe de afirmar princípios gerais de conduta, rompe com o paradigma precedente ao obrigar os governos a adequarem suas normas e instituições a disposições normativas claras, precisas em seu conteúdo, bem como a criarem regras e mecanismos específicos de observância de direitos. Além disso, o estabelecimento do TRIPS, em conformidade com a estrutura institucional da OMC, vinculou a adequação legal dos países ao mecanismo de solução de controvérsias da Organização (WATAL, 2001). Nesse sentido, o TRIPS limitou sensivelmente a margem de manobra dos países, uma vez que estabeleceu, por exemplo, a obrigatoriedade da concessão de patentes para totalidade das áreas tecnológicas (Art. 27:1), determinando, também, um prazo mínimo de 20 anos para a duração do termo para proteção patentária. Essas medidas tornaram ilegais as práticas de exclusão de patenteamento de setores tecnológicos, tendo em vista não Revista de Estudos Internacionais (REI), ISSN 2236-4811, Vol. 6 (1), 2015 75 somente o desenvolvimento industrial, mas também o bem-estar público, como era o caso de países como Brasil e Índia que excluiam o patenteamento de fármacos e gêneros alimentícios.

O processo político para construção do TRIPS envolveu, então, a manifestação de um grupo político organizado e enraizado na estrutura administrativa estadunidense, mas também retratou uma dimensão estratégica da conformação da agenda de proteção à PI dos EUA, fundamental, inclusive, para se compreender sua especificidade e manifestação mais recente: a utilização de uma estratégia de forum shifting. Essa estratégia prevê a transferência deliberada da pauta de negociações de um fórum, que se encontra em impasse entre propostas concorrentes, para outros fóruns nos quais se percebe que a negociação poderá desenvolver-se de modo mais vantajoso. Essa estratégia se manifesta de duas formas: uma primeira, de caráter horizontal, que caracteriza a transferência de pauta entre instâncias multilaterais; e uma segunda, de natureza vertical, que trata da transferência de fóruns multilaterais para instâncias preferenciais, de menor abrangência (HELFER, 2004; SELL, 2011).

O TRIPS é um caso emblemático da utilização dessa estratégia de migração de fóruns. A insatisfação dos EUA e outros países desenvolvidos com a forma institucional que regulava a proteção à PI internacionalmente, estruturada em torno da OMPI, foi o principal fator responsável pela migração das negociações em PI para o regime multilateral de comércio, ainda nos anos 1980. Esses países se mostravam insatisfeitos com a atenção dada pela OMPI às demandas de países em desenvolvimento, assim como com o fato dos tratados negociados nessa Organização não terem obrigatoriedade de adesão.

As negociações da Rodada Uruguai, sob o principio do single undertaking, dotaria de efetividade a adesão de todos os membros ao acordo, assim como a criação do mecanismo de solução de controvérsias daria aos países-membros a capacidade de adequar os desviantes às normas previamente estabelecidas.

Representativo, todavia, o TRIPS não é o único exemplo histórico de forum shifiting nas negociações em PI. Após a sua adoção, houve uma profusão de acordos internacionais que escapavam da arena multilateral constituída para as deliberações sobre a matéria – o Conselho do TRIPS. Nesse período, os EUA passaram a pressionar pela constituição de normas TRIPS-plus, mas houve paralisação das negociações e entraves nesse fórum e, na realidade, a aproximação das negociações nessa instância às demandas de países em desenvolvimento, forçaram o país a levar suas demandas para múltiplas instâncias. Ou seja, os EUA lançaram mão novamente da estratégia de forum shifting, promovendo uma Revista de Estudos Internacionais (REI), ISSN 2236-4811, Vol. 6 (1), 2015 76 espécie de retorno à OMPI e outras organização internacionais, assim como demandando negociações preferenciais com um amplo conjunto de países. Saliente-se também que alguns países em desenvolvimento passaram a pressionar, no Conselho do TRIPS, pela construção de salvaguardas para promover políticas de saúde pública, tendo como resultado a Declaração de Doha e Saúde Pública; além de buscarem a adequação das normas de PI às diretrizes da Convenção da Diversidade Biológica (CDB) para proteção da diversidade biológica e cultural.

É esse último tipo de negociações que será tratado de forma mais detalhada nesse artigo, mas não sem abordar, mesmo que superficialmente, as iniciativas promovidas pelo país para avançar normativamente em âmbito multilateral. Saliente-se que organizações internacionais aparentemente não relacionadas às discussões em PI passaram a receber demandas por parte dos EUA para negociação de normas e compromissos com padrões TRIPS-plus. Duas merecem destaque pela abrangência das agendas apresentadas pelos EUA: a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Organização Mundial de Aduanas (OMA).

Na OMPI, os EUA foram responsáveis por importantes demandas para negociação de compromissos multilaterais capazes de encampar formas de proteção à PI que extrapolassem os padrões mínimos estabelecidos pelo TRIPS. Especificamente na área de proteção aos direitos autorais, demandaram dois importantes acordos que compunham a chamada Digital Agenda (WIPO Copyright Treaty,WCT, e WIPO Perfomances and Phonograms Treaty, WPPT). Ainda mais importante foi a Patent Agenda, que visava estabelecer uma padronização nos processos de avaliação e concessão de patentes, ou seja, uma harmonização das práticas globais com o propósito de regular e restringir a liberdade de os países estabelecerem parâmetros nacionais próprios sobre a questão e com o intuito de construção de uma “patente internacional”. A Patent Agenda envolveu a reforma do Patent Cooperation Treaty (PCT), a busca pela adoção do Patent Law Treaty (PLT) e a negociação do ambicioso Substantive Patent Law Treaty (SPLT). Apesar da importância desse último acordo para a agenda estadunidense e da densidade de suas cláusulas para a harmonização dos sistemas nacionais de proteção à PI, ele acabou superado por uma proposta contrária, organizada por uma coalizão de países em desenvolvimento que tinha Brasil e Argentina como principais patrocinadores.

O lançamento da Agenda do Desenvolvimento, em 2004, e sua adoção, três anos mais tarde, fizeram estancar essa face da agenda maximalista que avançava na OMPI, assim como estabelecer uma proposição que tinha como elemento constitutivo o fortalecimento e Revista de Estudos Internacionais (REI), ISSN 2236-4811, Vol. 6 (1), 2015 77 o aprofundamento das flexibilidades existentes no regime multilateral (NETANEL, 2009; MUZAKA, 2011; MENEZES, 2013). A agenda se materializou efetivamente em um conjunto de 45 recomendações a serem implementadas pela OMPI, tendo como objetivo o comprometimento da organização quanto às demandas de países em desenvolvimento para ampliar a capacidade de uso das flexibilidades e limitações garantidas pelo TRIPS para formular políticas de desenvolvimento.

A negociação de acordos preferenciais de comércio também representou uma resposta à paralisação das negociações multilaterais e constituiu, pelo menos recentemente, um instrumento importante na agenda de comércio estadunidense. Desde o início dos anos 1990, a negociação de acordos dessa natureza tem sido uma opção estratégica para os EUA. Entretanto, foi durante a administração de George W. Bush (2001-2009), tendo em vista a insatisfação com os rumos das negociações multilaterais, especialmente com a paralisação da Rodada Doha da OMC, que os EUA massificaram a política de abertura e conclusão de acordos preferenciais de comércio (BASTOS, 2004). Esse cenário, atrelado à dificuldade de avançar com demandas TRIPS-plus em âmbito multilateral, deu a essa modalidade de negociação certa centralidade na agenda de PI dos EUA. Nesse sentido, a negociação de acordos preferenciais de comércio, e também de investimentos, passou a ser um instrumento propulsor de normas de proteção à PI.

Atualmente, os EUA têm acordos preferenciais de comércio assinados com 20 países (i.e. Austrália, Bahrein, Canadá, Cingapura, Chile, Colômbia, Coréia do Sul, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Israel, Jordânia, México, Marrocos, Nicarágua, Omã, Panamá, Peru e República Dominicana), todos eles contendo capítulos específicos de PI com padrões TRIPS-plus. Foi ainda nesta gestão Bush que os EUA abriram as negociações do controverso Anti-counterfeiting Trade Agreement (ACTA), um acordo comercial específico voltado à construção de padrões de proteção à PI extremamente elevados, assim como mecanismos de observância de direitos mais efetivos (YU, 2011). Nesse período, os EUA também já sinalizavam a importância da entrada do país nas negociações do Transpacific Partnership (TPP), o que se concretizaria no início do governo de Barack Obama. Esse acordo plurilateral de comércio, englobando um amplo espectro geográfico, tem como elemento fundamental a negociação de um forte e amplo conjunto de normativas em PI (SELL, 2011; FLYNN, 2013).

A tendência de optar pelo forum shifting vertical se manteve na administração Obama, muito embora ressaltando a necessidade de conclusão das negociações iniciadas ao longo da gestão anterior e certo direcionamento das demandas e negociações para garantia Revista de Estudos Internacionais (REI), ISSN 2236-4811, Vol. 6 (1), 2015 78 da aplicabilidade de acordos já estabelecidos. De toda forma, o período subsequente ao TRIPS foi marcado pelo fortalecimento da estratégia de forum shifting para avançar com a agenda maximalista dos EUA, tendo na negociação de acordos preferenciais de comércio, sejam tratados bilaterais ou negociações plurilaterais, uma parte importante. Na próxima seção, abordar-se-á, de forma mais focada, os impactos que essa política de pulverização de acordos não multilaterais com padrão TRIPS-plus impõe sobre o regime multilateral e sobre os países signatários desses acordos.

2. O impacto das cláusulas trips-plus sobre o regime multilateral e o policy space de países em desenvolvimento

Nessa seção, analisar-se-ão os impactos da agenda maximalista estadunidense, especialmente da dimensão que avança por meio da negociação de acordos preferenciais. Para tanto, é necessário apresentar, mesmo que brevemente, um elemento estrutural do regime multilateral de PI: as flexibilidades normativas existentes no TRIPS. Apesar de harmonizar profundamente os sistemas nacionais de proteção, o TRIPS assegurou algumas pequenas flexibilidades; de modo que estas pudessem, minimamente, garantir meios para um ajuste entre as demandas e características nacionais às prerrogativas gerais e obrigatórias do acordo.

Em linhas gerais, essas flexibilidades podem ser divididas em quatro categorias, segundo tipologia do Secretariado da OMPI: i) flexibilidades referentes ao método de aplicação doméstica das obrigações dispostas no TRIPS; ii) flexibilidades explicitamente apontadas nas normas substantivas do acordo; iii) flexibilidades em relação aos mecanismos de enforcement; iv) flexibilidades relacionadas às áreas não cobertas pelo acordo (WIPO 2015). As flexibilidades listadas no primeiro e segundo itens são, de longe, as mais relevantes para os propósitos desse texto.

O primeiro grupo de flexibilidades resulta da linguagem utilizada no TRIPS. Sob essas flexibilidades, os países podem interpretar e adaptar os conceitos que o acordo estabelece às suas demandas específicas, tendo em vista que o texto não os define de maneira exaustiva. Ou seja, a falta de precisão em alguns termos, assim como afirmativas vagas e de ampla possibilidade interpretativa, abre margem para diferentes enquadramentos das normativas. O artigo 1º do TRIPS, por exemplo, determina:

Os Membros poderão, mas não estarão obrigados a prover, em sua legislação, proteção mais ampla que a exigida neste Acordo, desde que tal proteção não contrarie as disposições deste Acordo. Os Membros determinarão livremente a forma apropriada de implementar as Revista de Estudos Internacionais (REI), ISSN 2236-4811, Vol. 6 (1), 2015 79 disposições deste Acordo no âmbito de seus respectivos sistema e prática jurídicos.

 

Esse artigo é o que estabelece o caráter mínimo obrigatório do TRIPS, assim como certa liberdade aos países no processo formal de implementação das cláusulas do acordo. Entretanto, trata-se de uma flexibilidade extremamente limitada, tendo em vista que, ao longo do texto, um conjunto de obrigações explícitas é elencado de forma a constranger e cercear essa liberdade geral estabelecida no primeiro artigo do TRIPS.

O Artigo 7º do TRIPS também carrega a mesma característica, ao estabelecer uma flexibilidade formal ampla aos países-membros do acordo, mas as próprias obrigações estabelecidas no corpo do texto não permitem a efetiva difusão de conhecimento por meio de instrumentos não vinculados à concessão de direitos de PI, conforme segue:

A proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma conducente ao bem-estar social econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações.

Já o Artigo 27 do TRIPS é, dentro dessa perspectiva específica de flexibilidades, o que contém, efetivamente, as maiores e mais importantes margens de manobra. Ao estabelecer, mas não definir, os critérios de patenteabilidade, o TRIPS permite que as legislações nacionais regulem o conteúdo específico desses critérios. Essa liberdade conferida aos Estados-membros garante importante liberdade na conformação dos sistemas nacionais de inovação dos países.

Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2 e 3 abaixo, qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial.

 

O segundo grupo de flexibilidades diz respeito a interpretações ou cláusulas diretas que permitem redução, limitação ou exaustão de direitos conferidos. No seu artigo 27.2, o TRIPS estabelece:

Os Membros podem considerar como não patenteáveis invenções cuja exploração em seu território seja necessário evitar para proteger a ordem pública ou a moralidade, inclusive para proteger a vida ou a saúde humana, animal ou vegetal ou para evitar sérios prejuízos ao meio ambiente, desde que esta determinação não seja feita apenas por que a exploração é proibida por sua legislação.Revista de Estudos Internacionais (REI), ISSN 2236-4811, Vol. 6 (1), 2015 80

Já o Artigo 27.3 é ainda mais claro e direto ao estabelecer que os países podem considerar um conjunto de matérias não passíveis de proteção, como: a) métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres humanos ou de animais; e b) plantas e animais, exceto microrganismos e processos essencialmente biológicos para a produção de plantas ou animais, excetuando-se os processos não-biológicos e microbiológicos. Ainda nesse grupo de flexibilidades, cabe destacar a existência, em alguns artigos, de mecanismos para que se possa fazer uso de conhecimento protegido sem a autorização do detentor da patente, por meio de medidas como a exceção bolar; licença compulsória; importação paralela.

O terceiro grupo de flexibilidades se refere diretamente às obrigações e aos seus limites no estabelecimento de mecanismos e disposições legais para o enforcement de direitos de PI. O TRIPS garante que os membros da OMC possam optar pela manutenção dos seus sistemas jurídicos nacionais sem a necessidade de construção de instâncias específicas para lidar com a matéria. Da mesma forma, estabelece limites relacionados à criminalização de infrações, apesar de poderem adotar medidas mais rigorosas do que aquelas estabelecidas no acordo.

Por fim, o quarto grupo de flexibilidades trata das lacunas do acordo. O TRIPS não abarca um conjunto de áreas e modalidades de PI, seja por falta de consenso, pela inexistência de tais modalidades no momento da negociação, ou simplesmente porque os negociadores não acharam necessário abordar determinadas áreas. Todavia, tem-se que algumas dessas áreas são de particular interesse dos países em desenvolvimento, tais como as que versam sobre os modelos de utilidade e conhecimentos tradicionais.

Elencar estas flexibilidades é importante para o entendimento do impacto da estratégia estadunidense de forum shifting para negociação de normas TRIPS-plus, especialmente com a pulverização de acordos preferenciais de comércio, porque são exatamente essas flexibilidades remanescentes no TRIPS que os EUA pretendem limitar com a negociação desses acordos (SELL, 2011; CORIAT, ORSI 2002). Quando se analisam os impactos dessa estratégia, pode-se dizer que ela leva, por um lado, a impactos diretos com a limitação do policy space dos países signatários. E, de outro lado, a um impacto mais difuso, com implicações sobre a própria estrutura do regime multilateral de PI. Esse impacto difuso diz respeito ao risco de esvaziamento de importantes fóruns de negociação, ameaçando enfraquecer o regime multilateral como um todo. Ou seja, não é apenas o conteúdo específico das cláusulas TRIPS-plus que resulta em impactos e causa Revista de Estudos Internacionais (REI), ISSN 2236-4811, Vol. 6 (1), 2015 81 controvérsias entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, mas a estratégia de forum shifiting pela qual se promove sua negociação é também elemento de desestabilização.

Ao se analisar diretamente as cláusulas TRIPS-plus contidas nos diversos acordos assinados pelos EUA, é possível apontar alguns dos mais importantes efeitos que a negociação de acordos dessa natureza pode resultar sobre a capacidade dos países signatários fazerem uso das flexibilidades existentes no TRIPS (GALLAGHER, 2005; SHADLEN, 2005; RUSE-KHAN, 2009). Tomar-se-á como referência para a análise, os acordos que os EUA possuem com os países latino-americanos já em funcionamento, embasada nos capítulos específicos dos acordos CAFTA-DR, US-Chile, US-Colômbia, US-Panamá e US-Peru (USTR 2015) e, além desses, tratar-se-á também da proposta de capítulo sobre PI inserida nas negociações do TPP (FLYNN, 2013).

Dentre as cláusulas TRIP-plus mais importantes estão aquelas voltadas a regular a proteção patentária; os direitos autorais, especialmente aqueles que incidem sobre a Internet; questões envolvendo a proteção a seres vivos; e mecanismos de enforcement. Analiticamente, o mais relevante é destacar os impactos que essas regulações impõem sobre a capacidade dos países implementarem políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico e social, que têm interface com a privatização do conhecimento. Nesse texto, lidar-se-á mais diretamente com patentes e sua relação com políticas de saúde pública, assim como a proteção de variedades vegetais e seus impactos em políticas de desenvolvimento agrícola e segurança alimentar.

A extensão do tempo de proteção a patentes, além dos 20 anos estabelecidos no TRIPS, é uma das demandas mais recorrentes nas proposições de acordos por parte dos EUA e aparecem em todos os casos analisados. Por meio de cláusulas (relacionadas com medicamentos que, muitas vezes, demandam outras autorizações para serem comercializados, como obrigações vinculadas à vigilância sanitária e testes de eficácia), que prevêem a ampliação da duração em decorrência de “atrasos não justificáveis”, tanto nos processos administrativos, quanto nos processos referentes à autorização para comercialização, o governo estadunidense pretende ampliar a capacidade das firmas em controlar o uso do conhecimento útil por parte de terceiros, sem que se comprove que essa extensão pode trazer benefícios públicos. Com isso, cria-se a possibilidade de retirada de domínio público de conhecimento útil, que poderia ampliar a concorrência e reduzir preços. Essa prerrogativa impõe impactos diretos sobre o acesso a medicamentos e sobre políticas de saúde pública ao elevar os custos de aquisição de fármacos e onerar políticas públicas de acesso a medicamentos (GLESSON; LOPERT, 2013). Revista de Estudos Internacionais (REI), ISSN 2236-4811, Vol. 6 (1), 2015 82

Nessa dimensão específica, duas outras questões são vitais. De um lado, a existência de cláusulas em acordos preferenciais que limitam a capacidade de os países fazerem uso do licenciamento compulsório e da importação paralela. Alguns acordos assinados pelos EUA simplesmente proíbem a utilização dessas flexibilidades. Contudo, a licença compulsória é um instrumento importante para ampliar a capacidade de barganha dos países diante das grandes empresas farmacêuticas. O Brasil, inclusive, já fez uso do Licenciamento Compulsório no caso do medicamento antirretroviral Efavirenz.

De outro, está a criação, por vias legais, de um novo tipo de direito de PI, proposto pelos EUA em acordos preferenciais, como é o caso do TPP, denominado “exclusividade de dados”. Esse direito visa tornar passível de proteção os resultados dos testes realizados para confirmar a eficácia e a segurança de um medicamento. Empresas de medicamentos genéricos, que podem fazer uso dos resultados desses testes para conseguir aprovação de seus próprios produtos, obrigando-se a provar que o medicamento tem composição idêntica ao que pretendem comercializar, acabam tendo essa capacidade limitada. Isso as obrigaria a repetir, de forma desnecessária, toda a sequência específica de testes, impondo um significativo aumento de custos de produção de medicamentos genéricos, bem como um maior tempo para sua comercialização (CORREA, 2002).

Por sua vez, algumas normas TRIPS-plus produzem impactos também sobre as políticas de desenvolvimento agrícola e de segurança alimentar de países em desenvolvimento – especialmente aquelas cláusulas que versam sobre a proteção de variedades vegetais e sementes geneticamente modificadas. Nessa temática, os EUA estabelecem a obrigatoriedade de adesão à versão de 1991 do acordo da União para a Proteção das Obtenções Vegetais (UPOV), ou o estabelecimento do patenteamento de seres vivos (plantas e animais). A versão de 1991 da UPOV é, em linhas gerais, menos flexível que sua versão anterior e altamente restritiva em termos de acesso e transmissão de tecnologia. Essa versão do acordo estende os direitos da empresa criadora de novas variedades vegetais e sementes geneticamente modificadas para variedades que derivam da primeira, sendo impossível seu armazenamento, seu compartilhamento e seu reuso. Essas são práticas comuns à agricultura familiar e às iniciativas de adaptação e melhoramento local (STEIN, 2005). Muito embora não seja mais possível aderir à convenção de 1978, os países têm autonomia para elaborar normas de proteção de variedades vegetais baseadas no seu texto, conforme o próprio TRIPS assegura.

De forma ilustrativa, aponta-se, no quadro 1, alguns dos elementos TRIPS-plus mais relevantes existentes na proposta mais recente do capítulo de PI do TPP e alguns dos Revista de Estudos Internacionais (REI), ISSN 2236-4811, Vol. 6 (1), 2015 83 eventuais impactos derivados (WIKILEAKS, 2015). É importante ressaltar que os elementos que aparecem de forma mais recorrente nos acordos assinados pelos EUA se manifestam nessa negociação corrente.

Quadro 1. Elementos TRIPS-plus mais recentes no capítulo de PI e seus impactos

Normas Propostas Conteúdo específico Possíveis impactos
Art. 1, Seção E Equivalência entre critérios para concessão de patentes. Liberalização dos critérios de concessão; Menor capacidade de limitação aos direitos privados.
Art. XX, Seção E Extensão no termo de proteção de patentes. Limitação do acesso ao conhecimento divulgado pelo público.
Art. 3, Seção E Ampliação do escopo de tecnologias elegíveis ao patenteamento. Diminuição das flexibilidades asseguradas pelo TRIPS; Aumento dos encargos com a proteção de direitos privados
Art. 6:4, Seção A Adesão à UPOV 1991. Proibição do armazenamento e reuso de sementes geneticamente modificadas.
Art. 8, Seção E Restrição do conteúdo divulgado para concessão de patentes. Limitação do acesso de outros inovadores ao conhecimento; Omissão de componentes protegidos por conhecimento tradicional.
Art. 16, Seção E Proteção a dados de teste Aumento de custos para a produção de genéricos; Redução da oferta de medicamentos acessíveis.
Art. 7:2, Seção H Enforcement de punições criminais para falsificações em direitos autorais e marcas comerciais Extensão das atividades consideradas criminosas; Aumento dos encargos com a proteção de direitos privados.

Fonte: Elaboração do autor

Além dos efeitos sentidos diretamente sobre o policy space de países signatários de acordos contendo cláusulas TRIPS-plus, a própria disseminação de negociações em instâncias de menor abrangência é elemento que merece atenção por também impactar os interesses de países em desenvolvimento. A disseminação desse tipo de acordo, em um contexto político e institucional em que as normas elementares que ordenam o regime internacional de proteção à PI estão baseadas em um acordo e uma organização multilateral, tem como consequência o risco de esvaziamento dessa instância de negociações. É em âmbito multilateral que os países em desenvolvimento buscam avançar com suas principais demandas voltadas ao reordenamento das normas internacionais de proteção à PI. Nesse sentido, a fragmentação do regime multilateral de PI e o esvaziamento Normas Propostas Conteúdo específico Possíveis impactos Art. 1, Seção E Equivalência entre critérios para concessão de patentes. Liberalização dos critérios de concessão; Menor capacidade de limitação aos direitos privados. Art. XX, Seção E Extensão no termo de proteção de patentes. Limitação do acesso ao conhecimento divulgado pelo público. Art. 3, Seção E Ampliação do escopo de tecnologias elegíveis ao patenteamento. Diminuição das flexibilidades asseguradas pelo TRIPS; Aumento dos encargos com a proteção de direitos privados. Art. 6:4, Seção A Adesão à UPOV 1991. Proibição do armazenamento e reuso de sementes geneticamente modificadas. Art. 8, Seção E Restrição do conteúdo divulgado para concessão de patentes. Limitação do acesso de outros inovadores ao conhecimento; Omissão de componentes protegidos por conhecimento tradicional. Art. 16, Seção E Proteção a dados de teste. Aumento de custos para a produção de genéricos; Redução da oferta de medicamentos acessíveis. Art. 7:2, Seção H Enforcement de punições criminais para falsificações em direitos autorais e marcas comerciais. Extensão das atividades consideradas criminosas; Aumento dos encargos com a proteção de direitos privados. Revista de Estudos Internacionais (REI), ISSN 2236-4811, Vol. 6 (1), 2015 84 de suas instituições podem limitar seriamente a agenda por flexibilidades desse conjunto de países.

Diferentemente da forma horizontal, o forum shifting vertical é retratado como uma resposta ao esgotamento das negociações em âmbito multilateral. A migração das negociações para instâncias preferenciais ajudaria a conformação de um tipo alternativo de regime, fragmentado, ao invés de um multilateralismo baseado em organizações internacionais de grande abrangência, com mandatos precisos e com maior nível de autoridade delegada. Essa possibilidade aberta com a proliferação de acordos geograficamente restritos ou mesmo com a negociação de acordos ditos “funcionalistas”, voltados para temáticas restritamente definidas, como era o caso do ACTA, beneficiariam sobremaneira a agenda de países desenvolvidos. A assimetria de poder em negociações bilaterais, especialmente com países de menor desenvolvimento, seria capaz de arregimentar essas economias mais frágeis. E a negociação com parceiros específicos, assim como a fragmentação temática das negociações, limitaria a formulação de coalizões cross-issue por parte dos países em desenvolvimento, como forma de possibilitar que entrem em consonância para aumentar seu poder de barganha frente aos países desenvolvidos (BENVENISTI: DOWNS, 2007).

Apesar de ser clara a vantagem dos países desenvolvidos em um contexto como o acima descrito, a realidade da dinâmica do regime de PI não parece autorizar uma interpretação que assegure a predominância das negociações preferenciais na agenda estadunidense. O recurso dos EUA à estratégia de forum shifting vertical é a resposta a cenários desfavoráveis no âmbito multilateral – não obstante, optem por privilegiar esse sistema nas negociações mais importantes, como fora o caso das agendas da OMPI. Ou seja, a transferência dessas negociações para arenas de menor escopo e abrangência, envolvendo especialmente países like-minded e menos desenvolvidos, mostra-se muito mais como uma alternativa sub-ótima ao multilateralismo do que uma estratégia autônoma e efetivamente condizente com as demandas mais amplas dos EUA (HELFER, 2004; SELL, 2003).

Com efeito, os fóruns preferenciais permitem que se negociem acordos mais profundos e ambiciosos, uma vez que excluem os países opositores e dialogam apenas com partes interessadas – ou, em alguns casos, contrapartes sem grande capacidade técnica e mesmo interesse na matéria. Essa espécie de country club (YU, 2011), porém, apresenta uma contradição elementar: sua maior vantagem, isto é, negociar cláusulas TRIPS-plus, acaba por ser a sua principal limitação. Isso se deve à necessária exclusão dos principais Revista de Estudos Internacionais (REI), ISSN 2236-4811, Vol. 6 (1), 2015 85 opositores desse tipo de normas. A única forma de superar essa contradição seria, exatamente, a “multilateralização” das negociações realizadas preferencialmente, o que proporcionaria a assimilação das matérias negociadas pelos países em desenvolvimento, garantindo a abrangência necessária, a efetividade e a legitimidade do novo regime. Sendo assim, os próprios limites da estratégia de forum shifting antes reafirmam a importância do regime multilateral do que o descartam (YU, 2011).

O risco inerente à estratégia de forum shifting vertical, contudo, está na polarização entre duas posições antagônicas. De um lado, os países desenvolvidos, em especial os EUA, sua agenda maximalista e sua opção estratégica por acordos preferenciais e, de outro, países em desenvolvimento que pretendem aprofundar as discussões sobre flexibilidades a direitos em âmbito multilateral. Essa contraposição levaria a um impasse real, em que os fóruns podem efetivamente se mostrar esvaziados e o sistema multilateral, com capacidade decisória e normativa mais ampla, significativamente perder sua capacidade de construção de uma agenda minimamente harmônica (DE BIÈVRE, THOMANN, 2010; YU, 2012; YU, 2013).

Tendo em vista as limitações da estratégia de forum shifting vertical, essa fragmentação do regime multilateral seria tanto danosa aos interesses dos países desenvolvidos, na medida em que o fim fundamental da agenda maximalista é sua ampliação geográfica, como aos interesses dos países em desenvolvimento. Entretanto, para esses últimos, os impactos negativos são muito mais amplos, tendo em vista que as demandas específicas desses países para a consolidação e ampliação das flexibilidades do TRIPS somente podem dar-se em um ordenamento jurídico multilateral.

Conclusão

Ao se analisar a agenda maximalista de PI dos EUA, percebe-se que um dos eixos estratégicos foi a negociação de acordos preferenciais de comércio contendo capítulos específicos de PI com padrão de proteção TRIPS-plus. Por meio desses acordos, os EUA aumentaram o escopo da proteção dos direitos de PI, estabelecendo um padrão internacional mais rígido do que o disposto multilateralmente a partir da adoção do TRIPS. A negociação e a implementação do TRIPS produziu uma harmonização de regras substantivas sobre a matéria, estabelecendo padrões mínimos obrigatórios aos países membros da OMC. Entretanto, no texto do acordo estavam ainda elencadas algumas flexibilizações para os países adequarem seus sistemas nacionais de proteção. Essas Revista de Estudos Internacionais (REI), ISSN 2236-4811, Vol. 6 (1), 2015 86 flexibilidades são o alvo das negociações conduzidas pelos EUA após a adoção desse acordo.

A proliferação de acordos preferenciais de comércio acabaria por constituir uma importante via utilizada pelos EUA para elevarem o patamar mínimo estabelecido multilateralmente. Esse processo de negociação de acordos preferenciais afetou, de um lado, as pequenas liberdades que países detinham para definir, de forma autônoma, seus sistemas de proteção, além de impor restrições a determinadas políticas públicas em áreas sensíveis, como saúde e desenvolvimento agrícola. Ou seja, essas cláusulas limitam a capacidade de os países fazerem uso das flexibilidades do TRIPS e, assim, atenderem suas demandas de interesse público. De outro lado, a opção estratégica por avançar com essa agenda maximalista em instâncias de menor abrangência produz, ao mesmo tempo, o risco de esvaziamento das instâncias multilaterais, em que países em desenvolvimento apresentam suas principais demandas por flexibilidades em matéria de proteção à PI.

O licenciamento compulsório da patente

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Por Fernanda Lazzarini e Caroline Mesquita Maciel

Primeiramente, licenciamento é uma forma de transferência de patente que se difere da cessão, uma vez que esta se trata da venda da patente, enquanto a primeira é a permissão que o titular da patente concede para que possam explorá-la. O licenciamento pode ser exclusivo ou não, sendo o exclusivo aquele que somente uma empresa pode explorá-la. Além disso, o licenciamento pode ter ocorrido voluntariamente por parte do titular ou de modo compulsório, enquanto o licenciamento é imposto ao titular.

“Em primeiro lugar, é necessário ter em conta que ela [a licença compulsória] não impede o exercício do direito pelo titular da patente. Esse continua a ser dela detentor (…) bem como pelo fato de ter seu direito de usar, importar e exportar mantido.” (BASSO et al., 2007)

A licença compulsória dá certas garantias, mesmo que temporárias, àqueles que, através do processo formal, requerem e obtêm a patente de sua invenção, permitindo a sua utilização com exclusividade ou sob o estabelecimento de contratos para a exploração do invento por terceiros, caso o titular da patente exerça os seus direitos de forma abusiva, ou por meio da patente pratique abuso do poder econômico, tendo que arcar com a penalidade de conceder a licença compulsória.

“Do ponto de vista do licenciante, o que se faz então é apenas garantir que o lucro não seja abusivo, apto a impedir a utilização do produto, garantindo-se por meio da remuneração paga pelo licenciamento lucro normal, não abusivo.” (BASSO et al., 2007)

Visto isso, o licenciamento compulsório é tratado pela Lei da Propriedade Intelectual (LPI – Lei nº 9279/1996) do artigo 68 ao 74, especificando suas hipóteses de cabimento. A principal causa da concessão de licença compulsória é a do titular da tecnologia perder os direitos exclusivos sobre a patente por motivos de exploração abusiva do exercício dos seus direitos e/ou, por meio dela, praticar abuso de poder econômico (art. 68, caput, LPI).

Outra forma da licença compulsória ser concedida ocorre na não exploração em território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta, ou, ainda, na falta de uso integral do processo patenteado (art. 68, §1º, I e II, LPI). Se a patente foi conferida em nosso país, a comprovação terá, forçosamente, que ser feita dentro dos limites de nosso território e não em outro. Qualquer fabricação ou fabricação incompleta além desses limites estará sujeita às leis do país cuja proteção foi também dada. Como corolário dessas assertivas, toda e qualquer patente conferida em nosso país terá a obrigação de ser explorada integralmente. Vale ressaltar, ainda, que estas hipóteses podem ocorrer apenas três anos após a concessão da patente.

O artigo 70, LPI, em seus incisos, especifica outro motivo que pode levar ao licenciamento compulsório da patente, que se caracteriza pela alta dependência do desenvolvimento da respectiva em relação à outra patente e o titular da primeira não ter acordado a exploração da segunda com o seu titular.

Podemos citar, também, baseados no artigo 71, LPI, a existência de dois decretos que ampliam a licença compulsória no Brasil, em que se permite aos Ministérios emitir licenças compulsórias em casos de emergência nacional (Decreto 3.201/1999), e permite a importação de versões genéricas de produtos licenciados compulsoriamente sempre que a produção doméstica se mostrar inviável e obrigando o detentor da patente a revelar toda a informação necessária para tal produção (Decreto 4.830/2003).

Para exemplificar as hipóteses dos artigos que preveem o licenciamento compulsório na LPI e os decretos supramencionados, podemos utilizar a questão de remédios e vacinas que, em sua maioria, são patenteados, causando, anualmente, para o Brasil, gastos com importações que ultrapassam bilhões de dólares e menor eficiência do Sistema Único de Saúde (SUS). Com a junção da LPI e desses decretos aumentou-se o poder de barganha do governo perante as multinacionais farmacêuticas na negociação dos preços de medicamentos antirretrovirais patenteados, como os usados no tratamento da AIDS.

Portanto, a concessão da licença compulsória ocorre pelo motivo dos detentores das patentes não cumprirem com sua função social de manter o mercado abastecido e com preços concorrenciais e, assim, como consequência, na forma de punição, o seu monopólio é rompido por força da lei.

fonte

Fonte: jus.com.br

Caso paixao.com.br mostra entendimento do STJ quanto a conflito de marcas

Afinal, o que deve prevalecer? Uma marca registrada ou um nome de domínio para o mesmo termo, em nome de terceiro? Os conflitos entre marcas, nomes de domínio e até mesmo nomes comerciais são comuns e chegam a atingir a nossa corte superior, ao contrário do que acontece com as disputas “clássicas” entre titulares de marcas.

No último dia 6 de dezembro o Superior Tribunal de Justiça julgou mais um destes conflitos envolvendo de um lado a marca registrada “paixão” e do outro lado o nome de domínio www.paixao.com.br.

Foi em 2005, após tomar conhecimento do site www.paixao.com.br que o titular de registros concedidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) para a marca “paixão” propôs uma ação judicial alegando a infração de sua marca.

Em sua defesa, a empresa titular do nome de domínio sustentou que “paixão” é palavra comum e vulgar na língua portuguesa, sendo inapropriável a título exclusivo e ressaltando que o Inpi já concedeu diversos outros registros para marcas “paixão” a diferentes titulares.

Após enfrentar as instâncias ordinárias, a ação foi recentemente analisada pelos Ministros do STJ que confirmaram as prévias decisões do processo, negando a existência de infração tendo em vista que a marca “paixão” se destina a designar produtos do mercado de cosméticos e o nome de domínio, à época, era de um site de relacionamento.

No julgamento, o ministro Luiz Felipe Salomão ressaltou que a mera existência de um registro de marca não basta para garantir o direito de utilização do nome em ambientes virtuais e que o direito de uso exclusivo de uma marca não é absoluto. O Ministro também citou a existência de uma exceção legal que é o caso das marcas reconhecidas pelo INPI como marcas de alto renome e que possuem uma proteção especial independente do ramo mercadológico que se insere.

Entretanto, aduziu que a marca registrada “paixão” não possui a proteção especial porque não teve seu alto renome declarado pelo Inpi, chegando a relativizar a abrangência do alto renome ao afirmar que a proteção especial deve ser analisada “a depender do caso concreto”.

O entendimento aplicado pelo STJ neste caso foi bastante restritivo e não deve ser considerado como um precedente para toda e qualquer disputa envolvendo marcas e nomes de domínio. Ainda que no caso em destaque a marca seja composta por um termo dicionarizado e comum, deve-se ter em mente que quanto mais famosa a marca é, maior deve ser a sua proteção, independentemente do segmento de mercado e da forma de utilização. Tal conceito é especialmente aplicado às marcas notórias, compreendidas aqui em sentido lato sensu.

Marcas notórias são, em termos gerais, aqueles sinais que extravasam o mero significado de seus signos e que são reconhecidos pelo público por seus valores. Tais sinais, evidentemente, podem sofrer, com mais constância, tentativas de captura de seu prestígio, alcançado como resultado de investimentos aplicados, no decorrer do tempo, em marketing, pesquisa e desenvolvimento.

Um conflito levado ao STJ em 2013, entre a denominação de origem do vinho BORDEAUX e marca nacional idêntica para assinalar serviços de buffet, leva importante observação do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva:

“A ideia singela do Direito de Marcas é exatamente a certificação de origem ao consumidor, não se justificando o uso indiscriminado de designações conhecidas, em especial, notórias, como a região de Bordeaux, ainda que para designação de produtos ou serviços diversos, vez que aí evidente a intenção de aproveitamento do sucesso alheio (uma espécie de carona), ou seja, um aproveitamento parasitário, onde mesmo sem caracterizar uma concorrência (pois são produtos ou serviços diversos no caso), procura-se extrair vantagem de marca alheia” (REsp 1.165.655).

Nesse sentido, as mais altas cortes do país não podem olvidar desta bem colocada “ideia singela” do Direito Marcário.

Sem negar a importância do princípio da repressão à concorrência desleal ocasionada pela confusão de sinais de origens diversas, há que se aferir, nos conflitos entre sinais distintivos, se o suposto violador está imbuído de má-fé, na aberta tentativa de tomar carona no prestígio de marca alheia, ainda que para designar e proteger serviços e produtos diversos.

O uso e o registro de sinais distintivos em segmentos diversos é, claramente, permitido pela legislação marcária, se este uso ou registro não está permeado de intenções parasitárias. É nesta esteira que a legislação nacional vem impedir, acima de tudo, o abuso de direito, assim como o desvio de sua função na busca do enriquecimento sem causa e no dano gerado à reputação e unicidade (intrínseca ou adquirida) dos sinais notórios alheios.

Estas são as previsões dos artigos 187 e 884, ambos do Código Civil, os quais, naturalmente, se aplicam ao Direito Marcário.

É bom que se consigne que esta captura de prestígio de sinal notório alheio é normalmente detectável, justamente, nos casos de associação entre os sinais de segmentos diversos (diferentemente da confusão propriamente dita).

A associação entre marcas de segmentos diversos ganhou especial atenção nos últimos anos, diante da prevalência dos grandes conglomerados que passam a explorar áreas e segmentos diversos de seu core business inicial.

Esta forma de exploração econômica gerou ao público a facilidade de associar sinais idênticos em segmentos diversos, a exemplo da marca Virgin, à qual está ligada aos mais diversos setores econômicos, de produção musical à telecomunicação, aviação, alimentos e, mais recentemente, turismo espacial.

Esta dinamicidade que permeia o Direito Marcário clama, de nossos tribunais, maior cuidado na análise de casos concretos, sempre balizando os princípios que permeiam o Direito Marcário com aquele princípio geral da proporcionalidade, o qual se presta para equacionar os meios legais ao que é justo e razoável.

Se ficou consignado que o site de relacionamento www.paixao.com.br registrou seu domínio de boa-fé, não abusando de seu direito para capturar o prestígio da notória marca “paixão”, correto parece ter sido o STJ ao considerar, de forma restritiva, o princípio da especialidade como principal parâmetro para análise do conflito.

Ao contrário, na hipótese de ter sido evidenciada a intenção de associar o site à marca notória “paixão”, para captura de seu prestígio, então, estaria o STJ equivocado ao analisar o caso de forma simplista, com vistas apenas ao princípio da especialidade, sem passar pelo crivo do abuso do direito e desvio de sua função.

fonte

http://www.conjur.com.br/2017-jan-15/paixaocombr-mostra-entendimento-stj-conflito-marcas

É preciso retirar barreiras para a proteção de marcas tridimensionais

No Brasil, marcas tridimensionais são aquelas que se fazem reconhecidas pela própria forma de um produto ou embalagem que o envolve. Exemplos clássicos fornecidos pelo próprio INPI são o chocolate Toblerone, o Yakult e a original garrafa da Coca-Cola.

Muito se discute, mesmo no Brasil, se um possível efeito técnico presente na forma do produto ou de sua embalagem invalidaria a proteção dessa forma como marca tridimensional.

O próprio Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em seu Manual de Marcas afirma que “para ser registrável, a forma tridimensional distintiva de produto ou serviço deverá estar dissociada de efeito técnico”.

Data maxima venia, não concordamos com essa posição. Segundo pensamos, eventual efeito técnico existente na forma de um produto não retira possível caráter distintivo desse conjunto visual.

Como exposto acima, marcas tridimensionais são identificadas de forma imediata pelo consumidor somente pelo formato do produto, sem que haja necessidade de algum outro elemento.

Portanto, se a forma de um produto cumpre essa função (distintiva), não há razão, em nosso entendimento, para se vedar ou proibir seu registro como marca tridimensional.

artigo PI: distintividade de pedido de marca tridimensional [Reprodução]

Novo modelo

Recentemente, uma de nossas clientes requereu, em alguns países, o registro como marca tridimensional da forma de seu mais novo modelo de compressor hermético para refrigeração (ilustração acima).

artigo PI: distintividade de pedido de marca tridimensional [Reprodução]

Modelo tradicional

O formato do respectivo produto, é mister esclarecer, é absolutamente inovador e foge complemente a forma, formato ou talhe comum desse produto no mercado. Em geral, compressores herméticos possuem formas usuais arredondadas como uma espécie de globo, fato que ocorre com outros modelos de nossa cliente (ilustração acima).

É inegável que o consumidor, ao se deparar com o inédito formato do produto de nossa cliente o reconhecerá, identificando inclusive sua origem ou procedência. Como exposto, trata-se de forma altamente inovadora e totalmente diversa da usual então utilizada pelos concorrentes para o mesmo produto.

Tal pedido de registro de marca tridimensional segue aguardando exame por parte do INPI no Brasil. Na França, no entanto, tal pedido acabou, em um primeiro exame de mérito, sendo indeferido pelo Escritório de Marcas local.

A decisão de recusa provisória, que causou grande surpresa, foi emitida em meados de março de 2014, fundamentada no entendimento do Examinador de que a marca seria desprovida de caráter distintivo por representar a própria figura do produto que se pretende proteger e, portanto, incapaz de desempenhar a função de designar sua origem.

Ao pesquisar a jurisprudência na França, notamos que esse tipo de decisão era comum no país, sendo baixas as chances de reversão. As pretensões de marcas tridimensionais são pouco utilizadas no país, o que faz com que o próprio instituto da marca tridimensional seja pouco explorado por doutrina e jurisprudência.

Diante disso, a partir desse momento, nosso escritório não mediu esforços para buscar subsídios, de modo a convencer, em grau recursal, o examinador francês de que a forma do produto da cliente difere significativamente da forma geralmente utilizada para esse produto no mercado. Foram acostados ao recurso vasta documentação demonstrando a forma comum ou usual usada pelos concorrentes em seus compressores herméticos.

Desta forma, argumentou-se que o pedido de registro de marca tridimensional da cliente estaria em plena consonância com o disposto no artigo 711-1 da lei francesa de marcas, que estabelece que “uma marca de produto ou serviço poderá ser considerada um sinal capaz de representação gráfica, nos seguintes termos: (…)

c) Sinais figurativos, tais como: rótulos, selos, ourelas, relevos, hologramas, logotipos, imagens sintetizadas; formas, particularmente aquelas de um produto ou sua embalagem ou aquelas que identificam um serviço; arranjos, combinações ou tonalidades de cor”.

Ora, se a própria lei francesa admite o registro como marca da forma de um produto, não faria o menor sentido a recusa sob o fundamento de que a marca seria desprovida de caráter distintivo por representar a própria figura do produto.

A decisão de recusa do registro emitida previamente pelo INPI da França, portanto, destoava da própria norma local.

Felizmente, no entanto, o recurso contra o indeferimento apresentado junto ao escritório de marcas francês foi provido, sendo deferido o pedido de registro da marca tridimensional da cliente, formando uma jurisprudência administrativa bastante útil.

Para nós, no Brasil, o caso é interesse e contribui para afastarmos certa resistência que também percebemos para obter proteção de forma de produtos ou suas embalagens como marcas tridimensionais, já que possuímos legislação bastante similar à francesa.

É preciso que se retirem barreiras para a proteção de formas com suficiente distintividade como marcas tridimensionais no Brasil e em outras localidades, ainda que essas estejam associadas a um efeito técnico. Haveria aqui a abertura para uma dupla proteção, uma para a forma do produto como marca tridimensional e outra para o efeito técnico por meio de patente a exemplo.

Fonte: conjur.com.br

Peça teatral sem autorização não fere direito autoral se realizada em faculdade, sem cobrança de ingresso

Quando uma faculdade de Artes Cênicas apresenta uma peça teatral como parte do projeto pedagógico do curso, sem cobrança de ingresso, não necessita de autorização de quem detenha os direitos sobre o texto. Foi o que ocorreu na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, ao promover a encenação do espetáculo “The Young Frankenstein”, de Mel Brooks e Thams Meenhan.  A produtora que detém os direitos da peça no Brasil tentou impedir a apresentação dos atores, por meio de ação na Justiça Federal do Rio de Janeiro, mas foi derrotada na 1ª Instância e no TRF2.
A decisão do Tribunal teve relatoria do desembargador federal Messod Azulay, componente da 2ª Turma Especializada, que adotou de maneira unânime o voto do relator, no sentido de que a exibição da peça está expressamente amparada pela Lei nº 9.610/98 (Lei dos Direitos Autorais). O artigo 46, inciso VI, da lei prevê que a representação teatral realizada em estabelecimento de ensino, caso da UNIRIO, sem finalidade lucrativa e com objetivo didático, não desrespeita o direito autoral.
O magistrado afirmou que o “dispositivo se baseia no princípio de que é a utilização econômica da obra que gera direitos patrimoniais, sendo necessária a demonstração do intuito de lucro.  Se a exibição do espetáculo não tem qualquer finalidade lucrativa, a atuação da Apelada não pode ser considerada como violadora de direitos autorais da Apelante, porquanto protegido pela exceção prevista no artigo 46, inciso VI da Lei 9.610/98.”
Messod Azulay ressaltou que há sólida jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça – STJ firmando esse entendimento e citou alguns acórdãos daquela Corte.
Mel Brooks é um famoso ator e cineasta norte-americano e se notabilizou por suas comédias em Hollywood, entre as quais “Banzé no Oeste” e o “Jovem Frankenstein”, indicada ao Oscar em 1975, e cuja peça foi objeto desta ação na Justiça Federal. O coautor do texto, Thams Meenham, é um escritor dos Estados Unidos, igualmente conhecido pelos livros “Annie”, “The Producers” e “Hairspray”, que se tornaram musicais de êxito no Cinema mundial.

fonte

http://uj.novaprolink.com.br/noticias/1564769/peca_teatral_sem_autorizacao_nao_fere_direito_autoral_se_realizada_em_faculdade_sem_cobranca_de_ingresso

Quais as marcas não podem ser registradas? Marcas Olfativas? Sonoras?

Todo o conteúdo foi acessado por centenas de clientes, amigos e internautas, que compartilharam conosco suas impressões sobre o que buscamos transmitir.

E claro que muitas dúvidas surgiram e selecionamos aqui uma questão recorrente nesses feedbacks que obtivemos:

Qualquer expressão pode ser registrada como marca ou existe alguma proibição?

Não é qualquer expressão que pode ser registrada como marca, muito embora isso não signifique que não possa ser usada como tal. Em resumo, para ser registrado o sinal ou a expressão deve reunir 3 condições básicas:

1) deve ser um sinal visualmente perceptível;

2) deve ser distintivo do que já existe e;

3) não incidir nas proibições legais.

Marca sonora não pode? E marca olfativa?

A Lei de Propriedade Industrial é clara ao assegurar o registro somente de marcas que sejam visualmente perceptíveis, ignorando assim todos os demais sentidos humanos.

Há muita crítica sobre essa questão, pois não haveria razão para essa restrição de proteção, até porque a própria Constituição, ao tratar do tema, não faz qualquer limitação. E diversos outros países garantem o registro de marcas sonoras, olfativas, etc., como os Estados Unidos da América.

Então se tenho marca não visualmente perceptível fico desprotegido?

Não ter o registro não significa que você não terá proteção, mas sim que a proteção será propiciada por outras normas, outras regras.

Você não terá a proteção específica que marcas registradas possuem, como por exemplo a proteção no campo penal, pois é condição essencial que haja registro válido.

Mas isso não significa falta de proteção ou liberdade para violar a marca não registrada. Esses sinais distintivos podem ser protegidos por normas que disciplinam a concorrência desleal, já que no mais das vezes quando há o uso indevido a finalidade é justamente desviar clientela, o pode caracterizar até mesmo o crime de concorrência desleal.

Além das marcas não visualmente perceptivas, como as olfativas, quais outros exemplos de marcas que não podem ser registradas?

Um dos critérios fundamentais é que sua marca seja realmente distintiva, ou seja, tenha a capacidade de se distinguir dos demais sinais existentes. Aliás, essa é a função primordial de uma marca, ser capaz de se destacar das demais.

Assim, sua marca não pode ser representada por uma expressão que já esteja sendo usada – e registrada – por outra empresa/pessoa para identificar produtos ou serviço idênticos ou semelhantes.

De todo modo, se você, por exemplo, pretende usar a expressão CANÁRIO para identificar peças de vestuários, não terá sucesso se já existir uma empresa ou pessoa que já tenha a mesma expressão registrada (ou com pedido apresentado) – salvo raras exceções, para identificar roupas (ainda que diferentes das que você pretenda ou já fabrique) e mesmo para o comércio de roupas ou uma loja.

fonte

http://fgmarcas.com.br/quais-as-marcas-nao-podem-ser-registradas-marcas-olfativas-sonoras/

Limitação de direitos: O apostilamento no registro de marca no Brasil e a recentíssima resolução do INPI

Muito já falamos sobre o processo administrativo para obtenção de registro de uma marca no Brasil, apresentando todas as etapas e possíveis ocorrências durante seu processamento pelo INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

No entanto, há uma questão que agora está em destaque e que certamente precisa ser melhor esclarecida para que você compreenda, de uma forma clara e objetiva, todos os aspectos que enfrentamos: o apostilamento no registro de marca.

DIREITOS SOBRE UMA MARCA: O CERTIFICADO DE REGISTRO

Em diversas oportunidades falamos sobre os direitos advindos com o registro da marca e destacamos que no Brasil a exclusividade somente é adquirida através desse título, representado por um certificado emitido pelo INPI.

E nesse certificado é onde encontramos todas as características, condições e descrição do que de fato foi registrado, ou seja, qual a expressão que está protegida e quais os serviços ou produtos que estão abarcados, acobertados.

E justamente aqui que entra o tema do nosso artigo. Em alguns certificados você poderá encontrar algo como “sem direito ao uso exclusivo da expressão XXXX”.

Essa ressalva, feita pelo examinador do INPI ficará marcada no seu certificado.

MAS ENTÃO O QUE É O APOSTILAMENTO?

Essa “marca”, essa ressalva que falamos é justamente o apostilamento. Em outras palavras, podemos dizer que é uma espécie de anotação[1], feita pelo examinador do INPI, que tem como finalidade, limitar, restringir o alcance do seu registro.

O apostilamento, apesar de constar da legislação de diversos países, não é disciplinado pela lei brasileira. A verdade é que ele  surgiu em função de um costume do INPI, até hoje regulado por uma resolução do órgão, que assim estabelecia:

Resolução Nº 083/2001
16.2.3. Além dos dados referidos nos itens 16.1 e 16.2.1, das publicações de deferimento do pedido de registro, de concessão e de prorrogação de registro, constará a eventual anotação sobre a restrição da proteção conferida à marca.

E QUANDO O APOSTILAMENTO OCORRE?

Durante o procedimento de análise do seu pedido o examinador do INPI irá avaliar se há algum elemento que, sob sua ótica, não pode ser apropriado com exclusividade.

A bem da verdade, é como se o seu pedido tivesse um (ou alguns) elementos que não pudessem ser registrados. Nesse caso, o examinador ao invés de indeferir o registro, faz o “apostilamento”, pois entendeu que, em linhas gerais, seu registro é viável, mas deve ter uma limitação.

Visto de outra forma, é um indeferimento parcial, como a própria resolução acima mencionada trata em item seguinte:

16.2.1. O deferimento com restrições será considerado pelo INPI como um indeferimento parcial, motivo pelo qual será admitida a interposição de recurso contra o indeferimento parcial, que deverá observar o prazo previsto em Lei, no caso do depositante discordar do mesmo.

Portanto, é possível concluir que o apostilamento é oriundo da análise que cada examinador realiza, sendo inegável reconhecer que é dotado de um certo componente subjetivo, muito embora tenhamos critérios que devem ser observados, como as proibições contidas no artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial (9.279/96).

O QUE POSSO FAZER SE NÃO CONCORDAR COM O APOSTILAMENTO?

Não concordando com o indeferimento parcial, ou seja, com o apostilamento, será possível recorrer ao INPI com o objetivo de retirar a restrição. Na hipótese de ainda assim não se conformar com a decisão, o interessado poderá buscar a via judicial.

MUDANÇA RADICAL: A NOVA PROPOSTA DO INPI. FIM DA ANÁLISE CASUÍSTICA.

O apostilamento sempre trouxe uma série de questionamentos e verdadeiras batalhas, pois não raro o INPI apostilava determinada expressão ou conjunto de expressões e não adotava a mesma postura em casos semelhantes, parelhos.

Não raramente, alguns titulares de registro de marcas não apostiladas tentavam exercer seus direitos, observando justamente o conteúdo não restringido dos seus certificados, que abarcavam, claramente, expressões não apropriáveis, mas que não haviam sido “apostiladas”.

O critério pouco uniforme, ou mesmo a falta de critério uniformizado do INPI, gerava – e gera – conflitos não apenas no exercício dos direitos assegurados ao titular do registro, especialmente no que tange a busca de impor a exclusividade na exploração da marca em sua integralidade, tal como contido no certificado, mas em sede administrativa.

Os conflitos não se limitam, inclusive, aos aspectos cíveis de eventual violação marcaria, mas igualmente no campo penal, onde os reflexos são, sem dúvidas, mais danosos, ainda que a solução nos pareça mais óbvia, considerando os princípios do direito penal e sua teoria geral.

Pretendendo “conferir uniformidade de entendimento, induvidosa compreensão, transparência, celeridade, eficiência e segurança nas decisões técnicas proferidas nos exames de pedidos de registro de marca”[1], o INPI, no último dia 01.03.2016, publicou a resolução nº 161 de 18.02.2016, que altera o ato de apostilamento no registro de marca.

A RESOLUÇÃO SIMPLESMENTE MUDA O APOSTILAMENTO?

A leitura da Resolução do INPI revela que a pretensão não foi “ajustar” ou mudar a forma de apostilamento, mas verdadeiramente EXTIRPAR, EXTINGUIR o apostilamento no processo de análise e registro de marcas no Brasil.

A tônica pretendida pelo INPI é justamente inverter a ordem das coisas. Explique-se. Ao invés de apostilar os registros que exijam algum tipo de esclarecimento quanto a extensão da proteção conferida, para evitar, por exemplo, excesso no exercício do direito de exclusiva, o órgão entendeu por bem estabelecer uma ressalva geral.

Isso significa que, pelo menos ao que tudo indica, não haverá mais uma analise detida, casuística de cada pedido, mas uma ressalva GERAL em todo e qualquer registro, colocando ao intérprete a tarefa de analisar os preceitos legais e concluir se naquele certificado de registro há alguma expressão que ainda que pareça registrada em favor do titular não poderia ser exercida com exclusividade.

Para melhor exemplificar, veja como era antes um certificado de registro:

blog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora veja como ficou com a apostila padronizada:

apostilamento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É evidente que a adoção da resolução trará alguma celeridade, inclusive com redução de recursos contra o indeferimento, imaginando, é claro, que não irá, o INPI, por exemplo, passar a indeferir totalmente o que antes indeferia parcialmente, através de ato de apostilamento – e como saber isso?

Mas ainda assim existem muitas questões que não apenas deixam de ser resolvidas, como viram verdadeiros problemas que, a priori, podem tornar o que já era pouco claro ainda mais obscuro, pelo menos aos olhos do titular do registro e do mercado, sendo razoável acreditar que haverá um aumento de demandas judiciais envolvendo essa questão.

E OS CASOS JÁ EM ANDAMENTO, COMO FICAM?

É certo que diversos recursos estão em trâmite, atacando decisões que apostilaram marcas de titulares que não se conformaram com a restrição de seus direitos.

A Resolução determina que todos os recursos administrativos sejam julgados, mas não deixa claro o que poderá, deverá o examinador concluir, já que informa que a “nova apostila” deverá seguir essa nova resolução.

Imaginando, portanto, um recurso contra apostilamento em que o INPI entenda que o apostilamento é indevido, ou seja, revise a sua posição, no final das contas o registro não deixará de conter ressalva.

A verdade é que, no caso assina, haverá a ressalva proposta pela nova resolução, que é justamente a mesma que, acredita-se, estaria presente no caso de não acolhimento do recurso.

Confuso? Certamente.

Imagine disputas judiciais. Não é difícil imaginar, por exemplo, um caso em que o titular acredite que determinada expressão lhe seja exclusiva, por “n” motivos e que, com a resolução, passaria a não estar seguro – especialmente considerando que não há apostilamento. O que fazer? Uma ação declaratória?

E AS RENOVAÇÕES, COMO FICAM?

Imagine que você deve renovar o seu registro, que antes tinha um apostilamento, ou então aquele que não tinha, como ficará? Todos terão a mesma “apostila”.

Aliás, não é demais imaginar que quem tinha apostila passará a entender que agora não tem, ou o contrário, quem não tinha agora tem. Já se pode imaginar disputas em função disso e, obviamente, os registros e decisões do INPI anteriormente sendo utilizadas como apoio em ações de infração, por exemplo.

MAS A RESOLUÇÃO JÁ ESTÁ VALENDO?

Uma coisa é certa: menos certeza é mais incertezas e inseguranças é o que a nova resolução trouxe, a despeito da tentativa louvável do INPI é de rigor reconhecer que não andou bem.

Felizmente, após pedido das principais entidades do Brasil, que conglomeram experts – tanto acadêmicos como militantes – em Propriedade Intelectual, o presidente do INPI entendeu por bem suspender a resolução por 60 dias, até que esses órgãos estudem a resolução e apresentem recomendações.

fonte

http://fgmarcas.com.br/apostilamento-registro-de-marca-brasil/