Quais as marcas não podem ser registradas? Marcas Olfativas? Sonoras?

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E claro que muitas dúvidas surgiram e selecionamos aqui uma questão recorrente nesses feedbacks que obtivemos:

Qualquer expressão pode ser registrada como marca ou existe alguma proibição?

Não é qualquer expressão que pode ser registrada como marca, muito embora isso não signifique que não possa ser usada como tal. Em resumo, para ser registrado o sinal ou a expressão deve reunir 3 condições básicas:

1) deve ser um sinal visualmente perceptível;

2) deve ser distintivo do que já existe e;

3) não incidir nas proibições legais.

Marca sonora não pode? E marca olfativa?

A Lei de Propriedade Industrial é clara ao assegurar o registro somente de marcas que sejam visualmente perceptíveis, ignorando assim todos os demais sentidos humanos.

Há muita crítica sobre essa questão, pois não haveria razão para essa restrição de proteção, até porque a própria Constituição, ao tratar do tema, não faz qualquer limitação. E diversos outros países garantem o registro de marcas sonoras, olfativas, etc., como os Estados Unidos da América.

Então se tenho marca não visualmente perceptível fico desprotegido?

Não ter o registro não significa que você não terá proteção, mas sim que a proteção será propiciada por outras normas, outras regras.

Você não terá a proteção específica que marcas registradas possuem, como por exemplo a proteção no campo penal, pois é condição essencial que haja registro válido.

Mas isso não significa falta de proteção ou liberdade para violar a marca não registrada. Esses sinais distintivos podem ser protegidos por normas que disciplinam a concorrência desleal, já que no mais das vezes quando há o uso indevido a finalidade é justamente desviar clientela, o pode caracterizar até mesmo o crime de concorrência desleal.

Além das marcas não visualmente perceptivas, como as olfativas, quais outros exemplos de marcas que não podem ser registradas?

Um dos critérios fundamentais é que sua marca seja realmente distintiva, ou seja, tenha a capacidade de se distinguir dos demais sinais existentes. Aliás, essa é a função primordial de uma marca, ser capaz de se destacar das demais.

Assim, sua marca não pode ser representada por uma expressão que já esteja sendo usada – e registrada – por outra empresa/pessoa para identificar produtos ou serviço idênticos ou semelhantes.

De todo modo, se você, por exemplo, pretende usar a expressão CANÁRIO para identificar peças de vestuários, não terá sucesso se já existir uma empresa ou pessoa que já tenha a mesma expressão registrada (ou com pedido apresentado) – salvo raras exceções, para identificar roupas (ainda que diferentes das que você pretenda ou já fabrique) e mesmo para o comércio de roupas ou uma loja.

fonte

http://fgmarcas.com.br/quais-as-marcas-nao-podem-ser-registradas-marcas-olfativas-sonoras/

Limitação de direitos: O apostilamento no registro de marca no Brasil e a recentíssima resolução do INPI

Muito já falamos sobre o processo administrativo para obtenção de registro de uma marca no Brasil, apresentando todas as etapas e possíveis ocorrências durante seu processamento pelo INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

No entanto, há uma questão que agora está em destaque e que certamente precisa ser melhor esclarecida para que você compreenda, de uma forma clara e objetiva, todos os aspectos que enfrentamos: o apostilamento no registro de marca.

DIREITOS SOBRE UMA MARCA: O CERTIFICADO DE REGISTRO

Em diversas oportunidades falamos sobre os direitos advindos com o registro da marca e destacamos que no Brasil a exclusividade somente é adquirida através desse título, representado por um certificado emitido pelo INPI.

E nesse certificado é onde encontramos todas as características, condições e descrição do que de fato foi registrado, ou seja, qual a expressão que está protegida e quais os serviços ou produtos que estão abarcados, acobertados.

E justamente aqui que entra o tema do nosso artigo. Em alguns certificados você poderá encontrar algo como “sem direito ao uso exclusivo da expressão XXXX”.

Essa ressalva, feita pelo examinador do INPI ficará marcada no seu certificado.

MAS ENTÃO O QUE É O APOSTILAMENTO?

Essa “marca”, essa ressalva que falamos é justamente o apostilamento. Em outras palavras, podemos dizer que é uma espécie de anotação[1], feita pelo examinador do INPI, que tem como finalidade, limitar, restringir o alcance do seu registro.

O apostilamento, apesar de constar da legislação de diversos países, não é disciplinado pela lei brasileira. A verdade é que ele  surgiu em função de um costume do INPI, até hoje regulado por uma resolução do órgão, que assim estabelecia:

Resolução Nº 083/2001
16.2.3. Além dos dados referidos nos itens 16.1 e 16.2.1, das publicações de deferimento do pedido de registro, de concessão e de prorrogação de registro, constará a eventual anotação sobre a restrição da proteção conferida à marca.

E QUANDO O APOSTILAMENTO OCORRE?

Durante o procedimento de análise do seu pedido o examinador do INPI irá avaliar se há algum elemento que, sob sua ótica, não pode ser apropriado com exclusividade.

A bem da verdade, é como se o seu pedido tivesse um (ou alguns) elementos que não pudessem ser registrados. Nesse caso, o examinador ao invés de indeferir o registro, faz o “apostilamento”, pois entendeu que, em linhas gerais, seu registro é viável, mas deve ter uma limitação.

Visto de outra forma, é um indeferimento parcial, como a própria resolução acima mencionada trata em item seguinte:

16.2.1. O deferimento com restrições será considerado pelo INPI como um indeferimento parcial, motivo pelo qual será admitida a interposição de recurso contra o indeferimento parcial, que deverá observar o prazo previsto em Lei, no caso do depositante discordar do mesmo.

Portanto, é possível concluir que o apostilamento é oriundo da análise que cada examinador realiza, sendo inegável reconhecer que é dotado de um certo componente subjetivo, muito embora tenhamos critérios que devem ser observados, como as proibições contidas no artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial (9.279/96).

O QUE POSSO FAZER SE NÃO CONCORDAR COM O APOSTILAMENTO?

Não concordando com o indeferimento parcial, ou seja, com o apostilamento, será possível recorrer ao INPI com o objetivo de retirar a restrição. Na hipótese de ainda assim não se conformar com a decisão, o interessado poderá buscar a via judicial.

MUDANÇA RADICAL: A NOVA PROPOSTA DO INPI. FIM DA ANÁLISE CASUÍSTICA.

O apostilamento sempre trouxe uma série de questionamentos e verdadeiras batalhas, pois não raro o INPI apostilava determinada expressão ou conjunto de expressões e não adotava a mesma postura em casos semelhantes, parelhos.

Não raramente, alguns titulares de registro de marcas não apostiladas tentavam exercer seus direitos, observando justamente o conteúdo não restringido dos seus certificados, que abarcavam, claramente, expressões não apropriáveis, mas que não haviam sido “apostiladas”.

O critério pouco uniforme, ou mesmo a falta de critério uniformizado do INPI, gerava – e gera – conflitos não apenas no exercício dos direitos assegurados ao titular do registro, especialmente no que tange a busca de impor a exclusividade na exploração da marca em sua integralidade, tal como contido no certificado, mas em sede administrativa.

Os conflitos não se limitam, inclusive, aos aspectos cíveis de eventual violação marcaria, mas igualmente no campo penal, onde os reflexos são, sem dúvidas, mais danosos, ainda que a solução nos pareça mais óbvia, considerando os princípios do direito penal e sua teoria geral.

Pretendendo “conferir uniformidade de entendimento, induvidosa compreensão, transparência, celeridade, eficiência e segurança nas decisões técnicas proferidas nos exames de pedidos de registro de marca”[1], o INPI, no último dia 01.03.2016, publicou a resolução nº 161 de 18.02.2016, que altera o ato de apostilamento no registro de marca.

A RESOLUÇÃO SIMPLESMENTE MUDA O APOSTILAMENTO?

A leitura da Resolução do INPI revela que a pretensão não foi “ajustar” ou mudar a forma de apostilamento, mas verdadeiramente EXTIRPAR, EXTINGUIR o apostilamento no processo de análise e registro de marcas no Brasil.

A tônica pretendida pelo INPI é justamente inverter a ordem das coisas. Explique-se. Ao invés de apostilar os registros que exijam algum tipo de esclarecimento quanto a extensão da proteção conferida, para evitar, por exemplo, excesso no exercício do direito de exclusiva, o órgão entendeu por bem estabelecer uma ressalva geral.

Isso significa que, pelo menos ao que tudo indica, não haverá mais uma analise detida, casuística de cada pedido, mas uma ressalva GERAL em todo e qualquer registro, colocando ao intérprete a tarefa de analisar os preceitos legais e concluir se naquele certificado de registro há alguma expressão que ainda que pareça registrada em favor do titular não poderia ser exercida com exclusividade.

Para melhor exemplificar, veja como era antes um certificado de registro:

blog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora veja como ficou com a apostila padronizada:

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É evidente que a adoção da resolução trará alguma celeridade, inclusive com redução de recursos contra o indeferimento, imaginando, é claro, que não irá, o INPI, por exemplo, passar a indeferir totalmente o que antes indeferia parcialmente, através de ato de apostilamento – e como saber isso?

Mas ainda assim existem muitas questões que não apenas deixam de ser resolvidas, como viram verdadeiros problemas que, a priori, podem tornar o que já era pouco claro ainda mais obscuro, pelo menos aos olhos do titular do registro e do mercado, sendo razoável acreditar que haverá um aumento de demandas judiciais envolvendo essa questão.

E OS CASOS JÁ EM ANDAMENTO, COMO FICAM?

É certo que diversos recursos estão em trâmite, atacando decisões que apostilaram marcas de titulares que não se conformaram com a restrição de seus direitos.

A Resolução determina que todos os recursos administrativos sejam julgados, mas não deixa claro o que poderá, deverá o examinador concluir, já que informa que a “nova apostila” deverá seguir essa nova resolução.

Imaginando, portanto, um recurso contra apostilamento em que o INPI entenda que o apostilamento é indevido, ou seja, revise a sua posição, no final das contas o registro não deixará de conter ressalva.

A verdade é que, no caso assina, haverá a ressalva proposta pela nova resolução, que é justamente a mesma que, acredita-se, estaria presente no caso de não acolhimento do recurso.

Confuso? Certamente.

Imagine disputas judiciais. Não é difícil imaginar, por exemplo, um caso em que o titular acredite que determinada expressão lhe seja exclusiva, por “n” motivos e que, com a resolução, passaria a não estar seguro – especialmente considerando que não há apostilamento. O que fazer? Uma ação declaratória?

E AS RENOVAÇÕES, COMO FICAM?

Imagine que você deve renovar o seu registro, que antes tinha um apostilamento, ou então aquele que não tinha, como ficará? Todos terão a mesma “apostila”.

Aliás, não é demais imaginar que quem tinha apostila passará a entender que agora não tem, ou o contrário, quem não tinha agora tem. Já se pode imaginar disputas em função disso e, obviamente, os registros e decisões do INPI anteriormente sendo utilizadas como apoio em ações de infração, por exemplo.

MAS A RESOLUÇÃO JÁ ESTÁ VALENDO?

Uma coisa é certa: menos certeza é mais incertezas e inseguranças é o que a nova resolução trouxe, a despeito da tentativa louvável do INPI é de rigor reconhecer que não andou bem.

Felizmente, após pedido das principais entidades do Brasil, que conglomeram experts – tanto acadêmicos como militantes – em Propriedade Intelectual, o presidente do INPI entendeu por bem suspender a resolução por 60 dias, até que esses órgãos estudem a resolução e apresentem recomendações.

fonte

http://fgmarcas.com.br/apostilamento-registro-de-marca-brasil/